Opt-out - Ja oder nein?

Opt-out bedeutet, dass ein bestimmtes europäisches Patent von der Zuständigkeit des EPG ausgenommen wird, so dass die nationalen Gerichte die alleinige Zuständigkeit für dieses Patent behalten. Anders ausgedrückt: Die Prozessmöglichkeiten für dieses Patent bleiben dieselben wie vor dem Start des EPG. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, ist die Opt-out-Erklärung ab dem Tag der Eintragung in das EPG-Register wirksam. Der derzeitige Aufbau des Case Management Systems des EPG erfordert, dass jedes Patent, für das ein Opt-out beantragt wird, einzeln durch seine Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer identifiziert wird. 

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Jedes bereits vom EPA erteilte europäische Patent kann ausoptiert werden. Dies gilt auch für anhängige europäische Patentanmeldungen. Wurde der Opt-out für die Anmeldung erklärt, gilt diese Erklärung dann auch für das erteilte Patent.

Die große Ausnahme sind Einheitspatente (EP-UEs). Sie können nicht ausoptiert werden und fallen immer unter die Zuständigkeit des EPG.

Ein SPC wird automatisch ausoptiert, wenn das Patent, auf dem es basiert, ausoptiert wird. Auch wenn ein Patent abgelaufen ist, besteht die Möglichkeit, es von der Zuständigkeit des EPG auszunehmen, z.B. um sicherzustellen, dass die entsprechenden ergänzenden Schutzzertifikate ebenfalls ausoptiert werden.

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Ja, der Opt-out kann jederzeit zurückgenommen werden, auch nach Ablauf der Übergangsfrist. Damit wird die gemeinsame Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte (bei Rücknahme vor Ablauf der Übergangsfrist) oder die ausschließliche Zuständigkeit des EPG (bei Rücknahme nach Ablauf der Übergangsfrist) wiederhergestellt. Sobald jedoch die Opt-out-Erklärung zurückgenommen wurde, können keine weiteren Änderungen bezüglich der Zuständigkeit vorgenommen werden. Anders ausgedrückt: Ein zweiter Opt-out ist nicht möglich.

Patentinhaber müssen auch bedenken, dass die Opt-out-Erklärung nicht zurückgenommen werden kann, wenn das Patent Gegenstand eines nationalen Gerichtsverfahrens war. Mit anderen Worten: Ein früherer oder anhängiger Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht versperrt für die Laufzeit des Patents unwiderruflich den Weg zum EPG.

Im Prinzip ja. Ein Opt-out ist für alle anhängigen europäischen Patentanmeldungen und Patente bis einen Monat vor Ablauf der Übergangsfrist (sieben Jahre, verlängerbar auf 14 Jahre) möglich.

Ein Opt-out ist jedoch nicht mehr möglich, wenn für das betreffende europäische Patent bereits eine Klage vor dem EPG eingereicht worden ist. In diesem Fall behält das EPG die ausschließliche Zuständigkeit mit Wirkung für die teilnehmenden Mitgliedstaaten während der gesamten Laufzeit des betreffenden Patents.

Wird eine nationale Klage eingereicht, nachdem der Opt-out erklärt wurde, kann der Opt-out ebenfalls nicht mehr zurückgenommen werden, unabhängig davon, ob die nationale Klage noch anhängig oder bereits abgeschlossen ist.

Sie können den Opt-out ab jetzt erklären.

Der Opt-out kann jederzeit bis einen Monat vor Ablauf des Übergangszeitraums (sieben Jahre, verlängerbar auf bis zu 14 Jahre) erklärt werden, sofern die Opt-out-Erklärung noch zulässig ist (siehe "Kann ich den Opt-out jederzeit erklären?").

Gegen anhängige EP-Anmeldungen kann vor dem EPG Klage erhoben werden, z.B. auf Nichtigerklärung des betreffenden Patents bei Erteilung oder auf Feststellung, dass die betreffenden Patentansprüche nicht verletzt werden. Es ist zwar ungewiss, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Klage auf Nichtigerklärung oder Klage auf Feststellung der Nichtverletzung vor der Erteilung des betreffenden Patents zulässig ist, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das EPG eine solche Klage für zulässig hält, insbesondere wenn das Patent erteilt wird, während die Klage beim EPG anhängig ist.

Um das Risiko einer solchen frühzeitigen Anfechtung eines künftigen Patents zu verringern, empfehlen wir, lange vor der Patenterteilung zu entscheiden, ob ein Opt-out erklärt werden soll, z.B. bei Erhalt der Mitteilung nach Art. 71(3) EPÜ. Die frühzeitige Weisung für den Opt-out einer anhängigen Patentanmeldung stellt sicher, dass der „Opt-out“ vor der Patenterteilung eingetragen wird und damit spätere Klagen auf Nichtigerklärung oder Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung vor dem EPG keinen Erfolg haben. Dies kann auch Dritte davon abhalten, überhaupt zu versuchen, das EPG anzurufen, um Patentanmeldungen anzugreifen, für die ein Opt-out eingetragen wurde.

Das Patentportfolio sollte analysiert werden, um jene Patente zu ermitteln, die ausoptiert werden sollen (für weitere Informationen siehe "Auf welcher Grundlage entscheide ich, ob ich einige oder alle Patente ausoptieren soll?"). Dies gilt auch für anhängige europäische Patentanmeldungen. Darüber hinaus sollten Fragen der Inhaberschaft bei bestehenden europäischen Patenten geprüft werden, da die Mitinhaber den Opt-out gemeinsam erklären müssen (siehe "Wer kann einen Opt-out erklären?").
 

Opt-out bedeutet, dass Ihr Patent vor zentralen EPG-Nichtigkeitsklagen geschützt ist. Setzt sich ein Dritter mit seiner Klage auf Nichtigerklärung vor dem EPG durch, wird das betreffende Patent in allen EPG-Ländern gleichzeitig widerrufen. Klagen auf Nichtigerklärung können am EPG jederzeit während der Lebensdauer eines Patents eingereicht werden.

Bevor es das EPG gab, war die zentrale Nichtigerklärung eines europäischen Patents nur über das EPA-Einspruchsverfahren möglich; dieses Verfahren muss jedoch innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung der Patenterteilung eingeleitet werden. Nach Ablauf der Neunmonatsfrist können Klagen auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents nur noch in nationalen Verfahren erhoben werden. Diese sind nur für ein Land wirksam.

Patentinhaber sollten damit rechnen, dass ihre wertvollsten Patente von Wettbewerbern im Rahmen von EPG-Nichtigkeitsklagen angegriffen werden könnten und sollten ernsthaft in Erwägung ziehen, solche Patente auszuoptieren.

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Obwohl die Opt-out-Entscheidung zurückgenommen werden kann (nur einmal!), kann ein Dritter das Patent in seinem Opt-out-Zustand festhalten, indem er einen nationalen Rechtsstreit anstrengt. Werden viele nationale Verfahren eingeleitet, können die Prozesskosten höher sein als vor dem EPG. Einerseits ist die Tür zum EPG nach Einleitung eines nationalen Verfahrens endgültig verschlossen, und die Chance, das EPG zu testen und zu beeinflussen, wird vertan. Wie groß dieser Verlust ist, hängt davon ab, wie nützlich die EPG-Durchsetzung im Einzelfall ist. Andererseits werden Patentstreitigkeiten vor nationalen Gerichten schon seit Jahrzehnten ausgetragen und die Verfahren sind gut bekannt.

Die Klage auf Nichtigerklärung vor dem EPG ist das erste Verfahren, mit dem ein Dritter den Widerruf eines europäischen Patents (für alle am EPG teilnehmenden Länder) zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Patents beantragen kann.

Ohne hier zu sehr ins Detail einer EPG-Nichtigkeitsklage zu gehen, ist es sinnvoll, einige ihrer Hauptmerkmale zu betrachten. Das Verfahren ist schnell und hat Wirkung für ein großes und wirtschaftlich wertvolles Gebiet. Die EPG-Nichtigkeitsklage kann jederzeit eingereicht werden und die Erstattung der Prozesskosten des Patentinhabers im Falle eines erfolglosen Angriffs ist gedeckelt, wenn auch auf einem relativ hohen Niveau. Es ist möglich, eine EPG-Nichtigkeitsklage mit moderaten Kosten zu erheben (im Vergleich z.B. zu mehreren nationalen Nichtigkeitsklagen).

Die EPG-Nichtigkeitsklage weist somit einige Gemeinsamkeiten mit dem US-amerikanischen IPR-Verfahren auf. Es ist daher möglich, dass EPG-Nichtigkeitsklagen in Europa ähnliche Auswirkungen haben werden wie das vor einigen Jahren in den USA eingeführte IPR-Verfahren.

Vor dem Start des EPG war der zentrale Widerruf eines europäischen Patents nur über das Einspruchsverfahren beim EPA möglich; jedoch muss dieses Verfahren innerhalb von neun Monaten nach Patenterteilung eingeleitet werden.

Das einzige Verfahren, das nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist zur Verfügung steht, ist die Erhebung nationaler Nichtigkeitsklagen. Diese gelten jedoch nur für ein Land und sind in der Regel zeitaufwändig und teuer, wenn mehrere Nichtigkeitsverfahren in verschiedenen Ländern durchgeführt werden sollen.

Patentinhaber müssen damit rechnen, dass einzelne sehr wertvolle Patente von Wettbewerbern mit EPG-Nichtigkeitsklagen angegriffen werden und sollten ernsthaft erwägen, solche Patente auszuoptieren. In diesem Zusammenhang sollten Patentinhaber auch bedenken, dass anhängige Einspruchsverfahren vor dem EPA wertvolle Patente nicht vor einem zweiten Angriff vor dem EPG schützen.

Zunächst sind die Risiken eines zentralen Angriffs gegen die Vorteile der Durchsetzung durch das EPG abzuwägen – idealerweise für jedes einzelne Patent. Dies hängt von vielen Faktoren ab, u.a. von der Bedeutung und Stärke des einzelnen Patents, der Art und den Eigenschaften der betreffenden Produkte, dem Markt und dem Wettbewerb, der Logistik und dem Budget:

• Welche meiner Patente sind so wertvoll, dass ich eine zentrale Klage auf Nichtigerklärung nicht riskieren kann?
• Werde ich in einem neuen System mit strengen und sehr kurzen Fristen mit möglicherweise mehreren zentralen Nichtigkeitsklagen gleichzeitig zurechtkommen?
• Wie nützlich ist die grenzübergreifende Durchsetzung, einschließlich des neuen Inspektionsverfahrens, für meinen Fall?
• Ist das neue und verbesserte Inspektionsverfahren des EPG nützlich für meinen Fall?
• Wo produzieren Wettbewerber und wo verkaufen sie? Wenn dies Länder sind, in denen derzeit kein wirksamer oder schneller Rechtsschutz besteht, kann dies für eine Klage vor dem EPG sprechen.
• Wie geeignet ist die Alternative zur Durchsetzung vor dem EPG (z.B. wie viele und welche Gerichte müsste ich anrufen, um meine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen)? 

Wenn Sie zunächst alles ausoptieren, bleibt der Status quo erhalten, was als sichere Option betrachtet werden könnte. Das größte Risiko – EPG-Nichtigkeitsklagen – wird vermieden. Es ist auch möglich, die Entscheidung für ein Patent zu einem späteren Zeitpunkt rückgängig zu machen und sich wieder für das EPG-System zu entscheiden, vorausgesetzt, dass in der Zwischenzeit kein nationales Gerichtsverfahren in Bezug auf das betreffende Patent eingeleitet wurde.

Diese Vorgehensweise hat jedoch ein paar Nachteile, sowohl kurz- als auch langfristig.

Kurzfristig besteht die Gefahr, dass Sie daran gehindert werden, das EPG für genau jene Patente zu nutzen, bei denen die Durchsetzung durch das EPG Ihnen eine bessere Position verschaffen würde. Wettbewerber können ausoptierte Patente dauerhaft in nationalen Rechtsstreitigkeiten festhalten, indem sie eine Klage vor einem nationalen Gericht anstrengen. Dadurch kann der Wert dieser Patente effektiv sinken.

Langfristig ist es möglich, dass Unternehmen, die alles ausoptieren, die Chance auf Mitgestaltung der EPG-Rechtsprechung durch Verhandlung starker Patente vor dem EPG verpassen. Wenn die meisten großen Akteure in bestimmten Industriezweigen alle ihre starken Patente ausoptieren, könnte dies die Akzeptanz und Attraktivität des EPG gefährden. Gute Fälle machen gutes Recht, schlechte Fälle machen schlechtes Recht.

Ein Opt-out kann vom Inhaber eines europäischen Patents oder dem Anmelder einer veröffentlichten EP-Anmeldung erklärt werden. Es kann auch eine andere Person wie z.B. ein Europäischer Patentanwalt mit der Vorbereitung und Einreichung der Opt-out-Erklärung beauftragt werden.
Mitinhaber müssen gemeinsam oder in Übereinstimmung den Opt-out erklären. Das gilt auch, wenn verschiedene Benennungen in EPG-Unterzeichnerstaaten unterschiedlichen Rechtspersonen gehören.

Gehören ein SPC und das zugehörige Grundpatent verschiedenen (juristischen) Personen, so muss der Opt-out von beiden gemeinsam durchgeführt werden, damit er für das SPC gilt.

Lizenznehmer können keinen Opt-out beantragen. Dies gilt auch für ausschließliche Lizenznehmer. Wenn ein Lizenznehmer also zu einem Opt-out tendiert, sollte er dies rechtzeitig mit dem Patentinhaber klären. Auch sollten Lizenzvereinbarungen daraufhin überprüft werden, ob ein Recht des Lizenznehmers auf Durchsetzung eines Patents oder ähnlicher Rechte zu einer vertraglichen Verpflichtung des Patentinhabers führen kann, die Präferenz des Lizenznehmers hinsichtlich eines möglichen Opt-outs zu respektieren.

Mitinhaber müssen gemeinsam oder in Übereinstimmung den Opt-out erklären. Das gilt auch, wenn verschiedene Benennungen in EPG-Unterzeichnerstaaten unterschiedlichen Rechtspersonen gehören.

Deshalb ist es wichtig, andere Mitinhaber rechtzeitig zu kontaktieren, um ihre Zustimmung für einen eventuellen Opt-out einzuholen, relevante Unterlagen zusammenzustellen und der Person, die den Opt-out-Antrag einreicht, eine gemeinsam unterzeichnete Vollmacht auszustellen.

Gehören ein SPC und das zugehörige Grundpatent verschiedenen (juristischen) Personen, so muss der Opt-out von beiden gemeinsam durchgeführt werden, damit er für das SPC gilt.

Opt-out-Erklärungen werden über ein Online-Verfahren an die EPG-Kanzlei übermittelt. 

Die Empfangsbestätigung und die Registrierung der Opt-out-Erklärung führen nicht dazu, dass der Opt-out wirksam erklärt wurde. Der Opt-out-Antrag kann berichtigt werden, allerdings erst ab dem Zeitpunkt der Registrierung.

Die Gültigkeit einer Opt-out-Erklärung kann vor dem EPG angefochten werden.

Nein, aber Ihr Anwalt/Ihre Anwältin kann eine Gebühr für die Durchführung des Opt-out-Verfahrens verlangen.

Während der Übergangszeit (mindestens sieben Jahre) wird das EPG neben den nationalen Gerichten gemeinsam für Ihr europäisches Patent zuständig sein. Dies bedeutet, dass der Patentinhaber sein Patent entweder vor dem EPG oder vor einem oder mehreren nationalen Gerichten durchsetzen kann, und dass eine Klage auf Nichtigerklärung oder eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung gegen dieses europäische Patent entweder vor dem EPG oder vor den zuständigen nationalen Gerichten erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Übergangszeit wird das EPG die ausschließliche Zuständigkeit (im Gebiet des EPGÜ) für alle europäischen Patente und anhängigen Anmeldungen haben, für die kein Opt-out erklärt wurde.